Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Регистрация франшизы в Роспатенте: зачем она нужна». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Заключение договора франчайзинга предполагает предоставление права на использование комплекса средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности. Например, ноу-хау, под которым понимается конкретная бизнес-модель или определенный секрет производства. Но основополагающим выступает товарный знак. Роспатент «забракует» договор, если стороны не включат в него изображение товарного знака, реквизиты свидетельства о регистрации.
Определить сферу предпринимательской деятельности франчайзи и способы использования исключительных прав
В договоре необходимо прописать, в отношении какой сферы деятельности разрешается использование комплекса исключительных прав. Например, осуществление технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств или оказание услуги розничной продажи детской одежды и обуви. Соответственно, осуществление иной деятельности запрещено.
2.2 Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю Комплекс исключительных прав, перечисленных в п. 2.1. настоящего Договора только для организации и функционирования своего Предприятия
Что касается способов использования, то стандартно это процесс выполнения работ и оказания услуг, документация, коммерческие предложения, объявления, вывески, реклама, сети Интернет и доменное имя.
2.4 Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) может быть использовано Пользователем путем размещения товарного знака на товарах (в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на территории Предприятия), на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе
Для чего необходим договор коммерческой концессии?
Зачастую руководители компаний принимают решение заключить подобный договор в следующих ситуациях:
- Когда поступает предложение о передаче прав на пользование.
- Когда принимается решение о расширении бизнеса путем привлечения дополнительных средств.
Но в большинстве случаев, на пути к заключению договора, предпринимателей останавливает факт необходимости регистрации бренда, а также других видов интеллектуальной собственности. Тем не менее, франчайзинг является выгодным как для правообладателя, так и для пользователя.
Для правообладателя выгода от регистрации договора концессии заключается в получении гарантированно-стабильного объема продаж, так как пользователь обязуется покупать определенные партии товара (указываются в договоре) или услуг.
При стабильном доходе, возможно успешное планирование бизнеса, а также развитие новых направлений. При этом, правообладатель избавляется от различных расходов на обучение и подбор персонала, контроль качества и т.д.
Помимо этого, развитие франчайз-сети – это возможность рекламировать бренд без больших вложений.
Преимущества для пользователя:
- Возможность использовать эффективную бизнес-систему.
- Возможность выбрать отрасль и открыть в ней собственное дело.
- Сниженные риски.
- Минимальные расходы на маркетинг, рекламу.
- Гарантированные и отлаженные поставки товаров.
Кем осуществляется регистрация договора франшизы в Роспатенте
Все хлопоты по регистрации договора франшизы в Роспатенте обычно ложатся на франчайзера (согласно статье 1031 Гражданского кодекса РФ). Однако франчайзи, гораздо более заинтересованный в успехе данной процедуры, может заняться ею самостоятельно. Желательно зафиксировать это распределение обязанностей в самом договоре франшизы (если этого не сделать, возможны сложности с учетом расходов на пользование чужой интеллектуальной собственностью).
Однако даже в тех случаях, когда правообладатель целиком берет на себя регистрацию франшизы в Роспатенте, приобретателю франшизы желательно договориться с ним о сроках проведения регистрации и документально зафиксировать результаты переговоров.
Существуют рекомендации для служащих Роспатента, обязывающие их провести регистрацию договора франшизы в следующих ситуациях:
- если заявку на регистрацию подает пользователь франшизы (хотя договор не обязывает его к этому);
- если заявка подана правообладателем (притом, что все необходимые документы предоставляет покупатель франшизы).
Регистрация в Роспатенте договора франшизы не означает, что любые его дальнейшие изменения, дополнения, прекращение его действия автоматически вступят в силу. Их необходимо регистрировать отдельно (подробнее в статьях 1036 и 1037 ГК РФ).
Начиная с 1.01.2008 г., договоры по приобретению франшиз не нуждаются в регистрации в налоговой инспекции. Единственная государственная инстанция, где необходимо регистрировать подобные сделки, это Роспатент.
Для регистрации договора франшизы, согласно Правилам государственной регистрации, данный документ должен быть подписан обеими сторонами (неважно, являются ли они физическими или юридическими лицами) или же их законными представителями. Если договор либо соглашение о его расторжении содержит в себе подпись только одной стороны, то к нему необходимо прилагать:
- уведомление о том, что распоряжение исключительным правом фактически состоялось (с подписями обеих сторон);
- заверенную нотариусом выписку из данного документа (договора или соглашения о его расторжении либо изменении условий);
- нотариально удостоверенную выписку из договора, соглашения об изменении или расторжении договора.
Податель заявки в Роспатент на регистрацию договора франшизы может при желании представить квитанцию, подтверждающую уплату пошлины за данную услугу.
Когда регистрацией занимается представитель, он должен обладать доверенностью от заявителя, которая обеспечивает ему право действовать от имени заявителя.
Документы, составляющие заявку на регистрацию коммерческой концессии, принимаются только на русском языке (для документов на иностранных языках необходимы их заверенные переводы на русский). Если податель заявки проигнорировал это требование, то Роспатент откажет ему в регистрации.
Рассматривая заявку на регистрацию договора франшизы, специалисты Роспатента в первую очередь проверяют соответствие условий соглашения нормам Гражданского кодекса РФ. Некоторые договоры, заявленные как концессионные, на самом деле ими не являются (к примеру, если франчайзи по договору получает право лишь на ноу-хау и коммерческое обозначение, но не на товарный знак). Они не пройдут проверку, и заявитель получит отказ в регистрации.
В случаях, когда стороны заключают соглашение на использование приобретателем промышленного образца, полезной модели, изобретения без права пользоваться товарным знаком франчайзера, Роспатент откажет в регистрации и предложит сторонам заключить лицензионный договор.
Договор коммерческой концессии предусматривает право использования не только товарного знака франчайзера, но и других объектов интеллектуального труда, принадлежащих ему:
- изобретений;
- полезных моделей;
- запатентованных промышленных образцов;
- компьютерных программ;
- баз данных;
- топологий интегральных микросхем;
- коммерческих обозначений;
- ноу-хау (секретов производства).
Однако попытка передать франчайзи исключительное право на фирменные названия товаров или на наименование мест их происхождения будет отклонена Роспатентом. Законодательство РФ не предполагает распоряжения правом на подобные наименования, а значит, это право не может быть отчуждено или предоставлено другим лицам (подробнее в статьях 1474 и 1519 ГК РФ).
Помимо законности, Роспатент проверяет следующие аспекты любого договора франшизы, подаваемого на регистрацию:
- наличие статусов ИП или организации у обеих сторон сделки;
- сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности и товарных знаках, принадлежащих франчайзеру (проверяются по государственным реестрам);
- документы, подтверждающие статус правообладателя;
- наличие в договоре условий о выплате вознаграждений (без этого договор концессии не является таковым).
Размер патентных пошлин
За совершение всех юридически значимых действий, связанные с Торговыми марками, установлена патентная пошлина, размер и порядок оплаты которой установлен Положением о патентных пошлинах. Мы подготовили выдержки из данного положения, касающиеся предоставления и перехода прав на Товарные знаки:
|
Регистрация перехода/ предоставления права на Товарный знак по договору или без договора |
13500 рублей |
|
Регистрация изменений в договор об отчуждении, лицензионный договор, договор о залоге ТМ |
2050 рублей |
|
Регистрация изменений, связанных с расширением предмета договора об отчуждении, лицензионного договора, договора о залоге |
2050 рублей |
|
Регистрация договора коммерческой концессии (франчайзинг) |
13500 рублей |
|
Регистрация изменений в договор коммерческой концессии (франчайзинг) |
2050 рублей |
|
Регистрация расторжения договора на Товарный знак |
2050 рублей |
Документ об уплате патентной пошлины (платежное поручение), должен быть представлен в патентное ведомство (Роспатент) одновременно с заявлением о продлении ТМ.
К кому обратиться за профессиональной помощью
Чем больше развивается франачайзинг у нас в стране, тем больше на рынке появляется фирм, специализирующихся на правовом поле этой индустрии. Однако обращаться всё же советуем к тем, которые имеют наибольший опыт и практику.
Например, фирма «Бюрократ», которая занимается этим уже более 9 лет. И что важнее всего – оказывает услуги как покупателям франшиз, так и их продавцам. То есть обладает всесторонним опытом.
С компанией можно сотрудничать как на этапе принятия решения о покупке или продаже франшизы, так и на тех этапах, «когда уже поздно». То есть – когда проблема уже возникла и требует решения.
Для тех, кто находится на первом этапе, причём неважно – со стороны покупателя, или со стороны продавца, у «Бюрократа» есть конкретная услуга. Называется она «Создание договора франчайзинга».
Приступая к оформлению договора франчайзинга в ФИПС необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Если товарный знак не зарегистрирован надлежащим образом, то франшизу оформить невозможно.
- Стандартный договор франчайзинга отсутствует, в каждом случае его составляют индивидуально, а форма соглашения зависит от многих факторов.
- Для франчайзера важно правильное составление договора и четкое указание в нем всех условий и возможных обстоятельств, так как франшиза предполагает раскрытие коммерческой тайны.
- Чем больше объектов интеллектуальной собственности включает договор концессии, тем сложнее его составить. Но также тяжело будет нарушить права франчайзера.
Какие расходы влечет регистрация франшизы в Роспатенте
Роспатент оказывает услуги за установленную плату. Итоговая сумма может колебаться в зависимости от региона и специфики регистрируемого товара.
- На 2019 год стоимость услуги составляет 13 тысяч 500 рублей.
- Если регистрация затрагивает не одну, а несколько единиц, то за каждую последующую потребуется внести дополнительный взнос. Его размер — 850 рублей.
- Каждый товарный знак облагается дополнительным платежом. За один элемент потребуется внести 11 тысяч 500 рублей.
Прежде чем обратиться в Роспатент, нужно собрать необходимые документы.
В список обязательных бумаг входят:
- Заявление о регистрации (подписывается двумя сторонами);
- Договор (содержит информацию о специфике сотрудничества, правах и обязанностях правообладателя и предпринимателя. Можно предоставить часть договора, выписку из него. В ней должна содержаться информация об условиях взаимного сотрудничества, прописан порядок изменения соглашения и указаны условия для расторжения контракта);
- Квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины;
- Копия рукописного договора;
- Доверенность (нужна, если оформлением занимается доверенное лицо, представитель компании).
Договор коммерческой концессии (франшизы)
Договор коммерческой концессии — это соглашение, по которому одно лицо передает другому набор исключительных прав. В него, как правило, входят права на товарный знак (бренд), патент и/или индивидуальное обозначение. На практике это означает, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель дает свое разрешение другой компании или ИП работать на определенной территории под брендом правообладателя.
Подобные взаимоотношения выгодны обеим сторонам, так как владелец прав (франчайзер) получает от другой стороны (франчайзи) плату (роялти). Покупатель прав, соответственно, благодаря заключению договора франшизы получает возможность вести бизнес под уже известным и раскрученным именем.
Существенные условия договора франшизы:
Особенностью этого вида договора является то, что его нельзя заключить без передачи права на использование товарного знака. Другим важным условием договора является объем передаваемых прав. Кроме того, в документе обязательно указывается цена, а также форма и периодичность выплаты денег франчайзеру. Также в документе указывают территорию и срок действия франшизы. Договор концессии действителен только при наличии письменной формы и только при условии прохождения государственной регистрации. Без госрегистрации он считается недействительным.
Стоит отметить, что при заключении договора концессии обладатель прав оставляет за собой возможность контроля над действиями франчайзи. Он вправе следить за качеством производимых товаров или оказываемых услуг, а также требовать установки фиксированных цен на них. При этом договор обычно включает в себя обязанность правообладателя предоставлять франчайзи техническую и консультационную поддержку, а также проводить обучение его сотрудников. В договоре концессии иногда предусматривается ограничение на заключение пользователем аналогичных договоров с другими правообладателями.
Договор коммерческой франшизы имеет экономическую подоплеку: для самого коммерсанта, который предлагает приобрести права на созданную им модель бизнеса, этот способ является отличным инструментом расширения своего предприятия за счет передачи следующих возможностей:
- право использования индивидуальных маркеров – коммерческое обозначение, товарный знак;
- ноу-хау – технология изготовления, способ реализации, реклама.
Бонусами будут являться передача опыта, обучение персонала, информационная и иная поддержка.
С юридической точки зрения типовой договор франшизы имеет следующие характеристики:
- форма заключения договоренностей – письменная;
- стороны договора – пользователь и правообладатель.
В обоих случаях стороны могут быть представлены как лицами юридическими, так и физическими. Данный документ является обычно возмездным, двусторонним, консенсуальным. Заключается на некоторый срок или может являться бессрочным.
Некоторые правила заключения договорных отношений
Оформляются отношения двух сторон непременно в письменном виде. Соглашение составляется в двух экземплярах. Регистрация договора франшизы предполагает неукоснительное соблюдение всех процедур.
Требования к документу выдвигаются такие:
- наличие подписей двух сторон;
- подробное изложение прав, обязанностей сторон и условий контракта;
- соответствие российским законам;
- проверка регистрации товарного знака;
- регистрация в Роспатенте;
- начало деятельности.
Во избежание неточностей и недоразумений в документе непременно должны быть прописаны:
- сроки его действия;
- перечень передаваемых в пользование составляющих бизнеса;
- размер и форма оплаты за передачу права пользования;
- условия сохранения конфиденциальности;
- обязанности участников соглашения;
- иные пункты, которые будут сочтены необходимыми для данного вида отношений.
В изучении вопроса, что это такое – договор франчайзинга, нужно учитывать полную зависимость покупателя от своего правообладателя. Это значит, что последний, в свою очередь, может выдвинуть абсолютно любые условия пользования его проектом, с которыми покупатель волен согласиться или найти другого продавца.
К таким условиям исключительного порядка можно отнести:
- закупку строго определенного объема товара;
- пользование сырьем, которое поставляется установленным перечнем поставщиков;
- требования к помещению. В частности, владелец франшизы может установить минимальную его площадь или выдвинуть условие, чтобы это вообще было отдельное здание;
- соблюдение норм в разработке формы сотрудников и интерьера торгового зала;
- запрет на открытие своего бизнеса такой же направленности;
- условия окончания отношений;
- ответственность за разглашение технологической тайны.
Если, к примеру, взять тот же Макдональдс, то, какое бы заведение вы ни решили посетить – в Москве или Уренгое, – вы увидите совершенно одинаковую картину во всех мелочах, начиная от меню, заканчивая фирменной одеждой служащих. То же касается закупки продуктов, цвета столиков и стульев, оформления фасадов. Именно по этой причине бургер, купленный в двух разных городах, будет иметь абсолютно одинаковый вкус, что и есть признаком общности сети.
Договор относительно коммерческой концессии или, как его принято называть, франчайзинга должен учитывать и маркетинговые ходы, которые будут способствовать процветанию всех звеньев сети. Для этого очень важно обсудить моменты территориального расположения нового бизнеса. Будет неразумным, если на одной незначительной территории будет наблюдаться скопление одинаковых франшиз, закупленных у одного и того же правообладателя.
Такая непредусмотрительность приведет только к потере прибыли и репутации. Лучше будет, если франчайзер заранее продумает, в каких регионах ему было бы выгодно заиметь представительства, ведь это скажется и на его прибыли в том числе.
Последствия отсутствия регистрации договора коммерческой концессии в Роспатенте
Если у договора коммерческой концессии отсутствует письменная форма, то он признается недействительным.
Если договор не был зарегистрирован в Роспатенте, то предоставление права использования считается несостоявшимся. На основании этого франчайзи (пользователь) может обратиться в суд с требованием о возврате паушального взноса или роялти как неосновательного обогащения. В итоге правообладатель окажется в невыгодном положении, в частности, если произошла реальная передача. Поэтому именно франчайзер заинтересован в том, чтобы регистрировать договор и эта обязанность по закону лежит на нем.
В то же время суды подчеркивают, что регистрация не влияет на возникновение договорных отношений между сторонами по договору коммерческой концессии. В связи с этим если франчайзи действительно пользовался результатами интеллектуальной деятельности, тем не менее, обратился с требованием вернуть паушальный взнос, суд откажет ему. В этой ситуации очевидно злоупотребление правом со стороны франчайзи, а отсутствие регистрации никак не влияет на отношения между сторонами (А65-3443/2020).
Таким образом, регистрация договора коммерческой концессии является гарантией для обеих сторон. Регистрация побуждает к правильному составлению договора и включению всех существенных условий, в ином случае Роспатент откажет в регистрации. Еще в момент составления нужно про этот этап и прописать обязанность стороны по регистрации. Если же договор так и не будет зарегистрирован, добросовестная сторона может оказаться в проигрышном положении и ей придется доказывать, было ли на самом деле предоставление исключительных прав. Если у вас возникли вопросы или вам необходима помощь с составлением договора коммерческой концессии, свяжитесь с юристами A4 Law Firm.
Заключение соглашение франшизы: на что нужно обращать внимание?
- Предмет соглашения: товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец и прочее.
- Порядок расчетов. Как покупатель прав должен рассчитываться с продавцом.
- Цена вопроса. Стоимость права использования интеллектуальной собственности, какие дополнительные услуги могут быть предоставлены покупателю.
- Обязанности сторон. Продавец может требовать право контролировать производство, покупатель – использовать объекты индивидуализации и тому подобное.
- Ответственность в случае невыполнения условий соглашения.
- Кто регистрирует передачу прав интеллектуальной собственности: продавец или покупатель.
- Сроки регистрации. Если по условиям договоренности оформлением занимается другая сторона, не спускайте дело на тормозах и оговаривайте сроки регистрации.
- Расходы на процедуру. Уточняйте, кто покрывает расходы на государственную регистрацию.
Что можно продать по лицензионному договору?
Предметом лицензионного соглашения являются исключительные права на РИД, а не сам объект интеллектуальной собственности в овеществленной форме. Неимущественные права, например, право на авторство изобретения, также не передаются.
В качестве таких объектов РИД могут выступать:
-
Объекты патентного права:
- изобретение;
- полезная модель;
- промышленный образец;
- селекционные достижения.
-
Средства индивидуализации:
- товарный знак;
- знак обслуживания.
-
Другие объекты:
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- топологии интегральных микросхем.
Наименования мест происхождения товаров и географические указания не могут быть предметом договора, так как они тесно связаны с особенностями места производства товаров. При передаче прав на них потребитель может быть введен в заблуждение. Сделки по коммерческим обозначениям и секретам производства, которые не подлежат регистрации в «Роспатенте», проходят в рамках коммерческой концессии (франчайзинга).
Для товарных знаков также существует исключение. Если обозначение зарегистрировано как коллективный знак, то передать права на него нельзя, так как он используется несколькими предприятиями одновременно.
В тексте договора должен быть четко определен предмет соглашения – вид РИД, его название, регистрационный номер в «Роспатенте», подробное описание для полезной модели, изобретения, промышленного образца, товарного знака. К договору могут быть приложены технические схемы, чертежи, другие изображения предмета сделки. Если в будущем возникнет вопрос о его несогласовании, то договор может быть признан незаключенным.
Порядок подписания договора
Договор коммерческой концессии в обязательном порядке подлежит регистрации в Роспатенте (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Если какое-либо из существенных условий будет отсутствовать, договор не будет зарегистрирован. договоре обязательно должны присутствовать следующие существенные условия:
- предмет договора: какой объект/объекты интеллектуальной собственности передаются в пользование;
- размер и порядок выплаты вознаграждения правообладателю. Обычно это единовременный платеж, а затем регулярные (ежемесячные, ежеквартальные) платежи правообладателю;
- как разрешено использовать предоставленные объекты интеллектуальной собственности;
- условие о неразглашении секретов производства правообладателя и другой полученной от него конфиденциальной информации;
- требование соблюдать установленные стандарты качества товаров и оказываемых услуг качеству аналогичных товаров и услуг правообладателя.
Дополнительно могут быть указаны:
- территория, на которой можно использовать объекты интеллектуальной собственности;
- срок действия договора;
- возможность заключать договор субконцессии;
- требование не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора;
- запрет для пользователя заключать договоры коммерческой концессии с конкурентами правообладателя;
- обязанность пользователя согласовывать с правообладателем расположение коммерческих помещений;
- требование к пользователю реализовывать товары и услуги по назначенным правообладателем ценам.
Кроме того, по договору франчайзинга объектом выступают исключительные права. Это означает, что правообладатель товарного знака должен предварительно зарегистрировать его. А в сам договор должны быть включены номер свидетельства о государственной регистрации товарного знака, реквизиты его владельца и приложено само изображение товарного знака. Вместе с тем, использование франшизы объединяет субъектов ведения бизнеса: общие вывески, общие маркетинговые ресурсы или стратегии, единые правила ведения бизнеса и т. д.